Срок действия прав на ноу хау

39. ПРАВО НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Секретом производства (ноу-хау) считаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Исключительное право на секрет производства позволяет обладателю использовать соответствующие сведения любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Самостоятельное право на один и тот же секрет производства может принадлежать разным лицам в случае, если они добросовестно, независимо друг от друга стали его обладателем.

Срок действия исключительного права на секрет производства совпадает со сроком действия режима конфиденциальности сведений, составляющих его содержание.

Распоряжение правом на секрет производства может осуществляться путем заключения договоров об отчуждении права и лицензионных договоров. При этом лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства.

Исключительное право на служебный секрет производства принадлежит работодателю.

Граждане, которым в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязаны сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства заключается в возмещении убытков, причиненных неправомерным получением, разглашением или использованием соответствующих сведений.

Однако лицо, которое использовало секрет производства и не знало или не должно было знать о том. что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственности.

Срок действия прав на ноу хау

Об охране секретов производства в соответствии с четвертой частью ГК РФ рассказывает заведующий кафедрой РГИИС, проф. И.С.Мухамедшин.

Среди охраняемых результатов интеллектуальной деятельности особое место занимает секрет производства (ноу-хау), введенный в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности четвертой частью ГК РФ. Этому объекту посвящена глава 75. Поскольку законодатель отнес секреты производства (ноу-хау) к результатам интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК), у ноу-хау есть автор (авторы) (ст. 1228 ГК), интеллектуальным творческим трудом которого (которых) он создан.

Согласно ст. 1465 ГК секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Законодатель не дает исчерпывающего перечня сфер деятельности, в которых могут охраняться сведения в качестве ноу-хау. Производство – одна из сфер деятельности, в которой может охраняться ноу-хау, поэтому название такого объекта, как секрет производства, представляется неудачным.

Особенности ноу-хау

Ноу-хау произошло от английского know-how (знаю как). В круге охраняемых сведений принципиальное отличие секрета производства (ноу-хау) от изобретения и полезной модели. В качестве последних могут квалифицироваться только технические решения. По сфере применения ноу-хау ближе к рационализаторским предложениям, к которым относятся технические, организационные и управленческие решения (К сожалению, законодатель не предусмотрел в четвертой части ГК РФ правовую охрану рационализаторских предложений).

Можно выделить четыре квалифицирующих признака сведений, охраняемых в режиме ноу-хау:
их действительная или потенциальная коммерческая ценность;
неизвестность третьим лицам;
отсутствие к ним свободного доступа на законном основании;
принятие обладателем ноу-хау адекватных мер для обеспечения конфиденциальности.

Таким образом, охрану сведений в режиме ноу-хау можно считать альтернативой патентной охраны технических решений. Рассмотрим, в каких случаях она может оказаться более оправданной.

Во-первых, когда подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (например, организационное решение). Так, схемы организации производства признаются патентоспособными в качестве изобретений в США, но не охраняются как изобретения в России.

Во-вторых, когда решение, подлежащее охране, является патентоспособным, но эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью для патентообладателя проконтролировать и доказать его использование конкурентом. Чаще всего это касается технических решений, относящихся к способам.

В-третьих, оптимальной представляется ситуация, когда в описании к патенту приводится информация о техническом решении в объеме, удовлетворяющем требования законодательства, и достаточная для получения патента, и патентообладатель владеет секретами производства, необходимыми для наиболее эффективной реализации запатентованного новшества.

В-четвертых, когда владелец подлежащего охране решения не имеет достаточных денежных средств для получения патента, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая услуги патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми.

Решение о правовой охране сведений в режиме ноу-хау принимается обладателем соответствующей информации на уровне локальных нормативных актов (например, изданием приказа по предприятию). Обладатель ноу-хау принимает меры правового и организационного характера для обеспечения конфиденциальности. Так, в трудовом договоре или контракте предусматривается обязанность оформляющегося на работу сохранить конфиденциальность сведений, охраняемых в режиме ноу-хау, доступ к которым он будет иметь в процессе исполнения трудовых обязанностей. Известна практика, когда обязанность работника сохранить конфиденциальность сведений распространяется на два-три года после истечения трудового договора. На отдельных предприятиях специалистам, имеющим доступ к ноу-хау, выплачивается дополнительное денежное вознаграждение (бонус).

Ноу-хау может иметь материальное воплощение в различных формах – документация, опытный образец, рецептура вещества, описание методики и т.д. К организационным мерам можно отнести оформление работников предприятия, по долгу службы контактирующих с ноу-хау, в соответствующих режимных подразделениях, обеспечение доступа к ноу-хау только определенных работников, строгий контроль за доступом к секретам производства, оснащение помещений вахтенной службой, видеокамерами и т.п.

В соответствии со ст. 1466 ГК обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право его использования в соответствии со ст. 1229 ГК любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. В соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК на секрет производства (ноу-хау) распространяется режим самостоятельного исключительного права. То есть самостоятельные исключительные права на одно и то же ноу-хау могут одновременно принадлежать разным лицам. Согласно п. 2 ст. 1466 ГК лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает на него самостоятельное исключительное право. По мнению отдельных специалистов, охране ноу-хау вообще присущ режим не де-юре, а де-факто. Наделение законодателем обладателей одного и того же ноу-хау самостоятельными исключительными правами по существу решит режим исключительного права на этот объект, регламентируемый ст. 1225 и 1226 ГК.

Поскольку на ноу-хау не выдается никакого охранного документа, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК). Этим ноу-хау существенно отличается от объектов патентных прав. С момента утраты конфиденциальности исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Коммерциализация ноу-хау может осуществляться посредством отчуждения исключительного права на секрет производства, передачи права его использования по лицензионному договору, договорам коммерческой концессии, доверительного управления, о совместной деятельности (простого товарищества) и др. Согласно ст. 1468 ГК по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю. Следует отметить, что законодатель при отчуждении исключительного права на секрет производства обязывает лицо, распорядившееся своим правом, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права.

В соответствии со ст. 1234 ГК договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение этого условия влечет недействительность договора. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Можно предположить, что законодатель допускает возможность заключения как договора об отчуждении исключительного права, так и лицензионного договора о предоставлении права использования ноу-хау (ст. 1235 ГК) на безвозмездной основе. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Исключительное право на ноу-хау переходит к приобретателю в момент заключения договора, если соглашением не предусмотрено иное.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если оно не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау

Согласно ст. 1469 ГК по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Рассмотрим основные условия лицензионного договора о передаче прав на ноу-хау. Как правило, вначале определяются терминология, знания, опыт и т.п., которые передаются в качестве ноу-хау. При необходимости их более полное раскрытие производится в приложении, являющимся неотъемлемой частью договора.

Четвертая часть ГК (ст. 1237) возлагает на лицензиата обязанность представлять лицензиару отчеты об использовании лицензируемой технологии, если договором не предусмотрено иное. Поэтому в статье лицензионного договора, касающейся терминов, необходимо определить отчетный период, то есть период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение определенного времени, например, каждые шесть месяцев, начиная с даты вступления договора в силу.

В статье «предмет договора» определяется характер лицензии – исключительная или неисключительная. При этом необходимо руководствоваться положениями ст. 1236 ГК, регламентирующей виды лицензионных договоров. В случае простой (неисключительной) лицензии лицензиату предоставляется право использовать технологию с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования технологии без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Особое внимание при составлении лицензионного договора следует уделить анализу ст. 1235 ГК, содержащей ряд императивных норм. В частности, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным. Эта норма должна «настроить» лицензиата на четкую и полную формулировку тех прав и способов использования ноу-хау, которые он намеревается получить от лицензиара.

Законодатель (п. 2 ст. 1235 ГК) предусматривает обязательную письменную форму лицензионного договора, в противном случае таковой признается недействительным. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование ноу-хау. Если она не указана, лицензиат вправе использовать ноу-хау на всей территории Российской Федерации. Регламентация в лицензионном договоре возможности использования ноу-хау на части территории РФ может вызвать нарекания на основании нарушения конституционного принципа о едином экономическом пространстве, предусматривающего свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых средств на всей территории РФ. Кроме того, у лицензиара могут возникнуть проблемы, связанные с контролем использования лицензиатом ноу-хау только на части территории РФ.

Согласно п. 4 ст. 1235 ГК срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Здесь следует учитывать специфику ноу-хау, отраженную в ст. 1467 ГК: исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Законодатель в п. 2 ст. 1469 ГК допускает возможность заключения лицензионного договора и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Срок действия и условия расторжения могут быть самостоятельной статьей договора.

Распространяет свое действие применительно к ноу-хау и норма п. 7 ст. 1235 ГК, согласно которой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

В приложении к договору следует отразить перечень документов и других материалов (схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, эксплуатации и т.п.), необходимых для производства продукции по лицензии. Оговариваются язык документации, место и условия ее передачи, приема, технические нормы и стандарты. Следует также оговорить условия обмена усовершенствованиями и улучшениями ноу-хау.

Гарантии и ответственность лицензиара и лицензиата по договору являются предметом отдельной статьи. Здесь же можно предусмотреть ответственность (штрафные санкции и возмещение убытков) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. В отдельной статье оговаривается техническая помощь, которая может быть оказана лицензиаром лицензиату.

Особое внимание следует обратить на регламентацию платежей. Согласно общим положениям лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК). При отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Возможны различные схемы выплаты вознаграждения за передачу права на использование ноу-хау и технической документации:
паушальный платеж,
роялти,
комбинированный платеж (паушальный плюс роялти).

Одной из важнейших в договоре является статья об обеспечении конфиденциальности. Согласно п. 3 ст. 1469 ГК при предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранить конфиденциальность в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права, обязаны сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Служебный секрет производства и права на него

В четвертой части ГК РФ уделено внимание вопросам закрепления права на служебный секрет производства (ст. 1470) и на секрет производства, полученный при выполнении работ по договору (ст. 1471). В отличие от других результатов интеллектуальной деятельности законодатель императивным образом закрепляет исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), за работодателем. При этом гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя он стал известен, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на ноу-хау.

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение НИОКР либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.

Вполне естественно возникает вопрос об ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства. Ответ содержится в ст. 1472 ГК. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило такие сведения и разгласило или использовало их, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность средств производства (Такая обязанность ложится на лицо, распорядившееся правом на секрет производства при его отчуждении (п. 2 ст. 1468), на лица, распорядившиеся правом на секрет производства или получившие соответствующие права по лицензионному договору (п. 3 ст. 1469), на гражданина, которому секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 2 ст. 1470)), обязано возместить причиненные убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом или соответствующим договором. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, освобождается от ответственности.

ОТЛИЧИЕ НОУ-ХАУ ОТ ПАТЕНТА (НАЧАЛО)

Согласно статье 1465 Гражданского кодекса (ГК) ноу-хау (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

В отношении ноу-хау установлен режим коммерческой тайны. В законодательном порядке закреплены специальные критерии охраноспособности ноу-хау: необщеизвестность, необщедоступность составляющих его сведений, а также установление в отношении их режима коммерческой тайны.

Охрана в режиме ноу-хау и охрана патентов предоставляется только тем сведениям, которые отвечают критериям охраноспособности, закрепленным в нормах ГК. В свою очередь, факт соответствия сведений условиям охраноспособности устанавливается по-разному в зависимости от вида предоставляемой охраны.

Факт соответствия изобретений и промышленных образцов условиям патентоспособности устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности прежде осуществления государственной регистрации изобретения (промышленного образца) и выдачи патента на него (п. 2 статьи 1386, статьи 1387 ГК).

Ноу-хау не подлежат государственной регистрации, в связи с чем проверка соответствия сведений условиям охраноспособности, закрепленным в статье 1465 ГК, компетентными государственными органами не осуществляется. Факт соответствия сведений требованиям необщеизвестности и необщедоступности определяется их обладателем, когда он вводит в отношении их режим коммерческой тайны с целью приобретения исключительного права на них.

Лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности, принадлежит комплекс имущественных и личных неимущественных прав на него (п. 3 статьи 1228 ГК). Характерной особенностью правового режима ноу-хау является то, что факту авторства не придается юридического значения. У лица, творческим трудом которого были получены сведения, не возникает право авторства и иные личные неимущественные права, что представляется вполне обоснованным.

Сведения, составляющие ноу-хау, так же как и объекты патентного права, могут быть получены одновременно и независимо друг от друга разными лицами. Автором изобретения, полезной модели и промышленного образца считается лицо, указанное в качестве такового в патенте, который выдается на основании государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности. Иными словами, авторство на объекты патентного права признается государством. Секреты производства в отличие от объектов патентного права государственной регистрации не подлежат, поэтому установление авторства на них не представляется возможным.

Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец возникает в результате регистрационных действий, осуществляемых государством в лице федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В основе возникновения исключительного права на ноу-хау лежат действия обладателя сведений по установлению в отношении их режима коммерческой тайны. Монополия в отношении секретов производства устанавливается исключительно по усмотрению их обладателя.

Интерес автора результата интеллектуальной деятельности состоит в монопольном использовании продукта творческого труда, а также в получении вознаграждения за его использование третьими лицами. Чтобы защитить интересы и отдельных авторов, и общества в целом, законодатель закрепляет конкретный срок действия исключительного права. В течение этого срока государство в лице компетентных органов гарантирует правообладателю монопольное использование объекта в обмен на раскрытие его сущности и передачу его в общественное достояние по истечении срока охраны. Так, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не регистрирует и не выдает патенты на технические решения, уже охраняемые в качестве изобретений или полезных моделей, если даже результат достигнут третьим лицом добросовестно и независимо от правообладателя.

Содержание же ноу-хау держится в секрете, их переход в общественное достояние законодательством не предусмотрен. Ноу-хау служит исключительно коммерческим интересам его правообладателя. В связи с этим монопольное использование секретов производства обеспечивается самим правообладателем путем установления и поддержания режима коммерческой тайны. Государство не гарантирует монополию субъекта в отношении сведений, составляющих ноу-хау. Если третье лицо добросовестно и независимо от правообладателя ноу-хау станет обладателем аналогичных сведений, у него возникнет в отношении их самостоятельное исключительное право (п. 2 статья 1466 ГК).

Исключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока его обладатель принимает меры по обеспечению конфиденциальности сведений. Как только обладатель секрета производства утратит интерес к его сохранению в тайне и снимет ограничения доступа к нему, исключительное право на ноу-хау у данного правообладателя прекратится. Исключительное право на секрет производства прекращается также в случае, если сведения становятся общеизвестными и общедоступными в результате действий третьих лиц. Причем с момента утраты конфиденциальности сведений исключительное право на ноу-хау прекращается сразу же у всех правообладателей (статья 1467 ГК). Поскольку существование исключительного права на ноу-хау зависит от действий третьих лиц и усмотрения правообладателя, т.е. обусловлено действием субъективных факторов, конкретный срок его действия законодателем не определен.

Обладателем исключительного права на ноу-хау признается лицо, которое владеет сведениями, составляющими секрет производства, ограничило доступ к ним и установило в отношении их режим коммерческой тайны, т.е. обеспечило фактическую монополию в отношении сведений.

Как правило, субъектом исключительного права на ноу-хау является лицо, обладающее материальным ресурсом, благодаря которому были получены сведения, составляющие ноу-хау. Например, исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 статьи 1470 ГК). Если секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо государственного или муниципального контракта для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соглашением не предусмотрено иное (статьи 1471 ГК). Указанное правило соблюдается и в этом случае, поскольку работы выполняются по общему правилу иждивением подрядчика.

Исключительное право на секрет производства может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. В последнем случае на стороне правообладателя возникает множественность лиц, отношения между которыми регулируются п. 3 статьи 1229 ГК.

Регистрация ноу-хау в Роспатенте

Руководитель управления правовой защиты интеллектуальной собственности, патентный поверенный № 1947

Патентный поверенный № 1947. Более 17 лет юридической практики.

Ноу-Хау (know how) — техническая, организационная или коммерческая информация, которая имеет коммерческую ценность в связи с ее неизвестностью третьим лицам. Причем к информации, которая носит статус ноу-хау не должно быть свободного доступа. Обычно в отношении данного объекта собственности на предприятии, на котором он применяется, вводят режим коммерческой тайны.

Ноу-хау как альтернатива патентованию

Ноу-хау может быть применено как альтернатива патентованию изобретения. Однако, если получение патента подразумевает раскрытие сведений и их правовую защиту, то коммерческая тайна основывается на строгом неразглашении информации о разработке, поскольку, в случае распространения секретной информации защитить свою разработку будет уже невозможно. В отличие от патента для защиты ноу-хау не требуется регистрации и раскрытия информации о сущности решения.

В отличие от действия патента, права на ноу-хау сохраняются перед правообладателем до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность информации

Лицензионный договор о передаче Ноу-Хау с изобретателем

При заключении договора о передаче прав на ноу-хау применяются нормы законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, предусматривающих передачу интеллектуальной собственности.

Данный объект собственности может передаваться как с помощью заключения договора о передаче ноу-хау, так и в рамках лицензионного договора или договора франчайзинга.

Обратите внимание, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Роспатенте, однако если передача происходит в рамках других договоров и основным объектом сделки выступает иной объект собственности, например товарный знак, применяются общие принципы регистрации договоров.

Особенностью передачи прав на ноу-хау по лицензионному договору являются особые условия по продолжительности его действия: если в договоре не указан срок его действия, любая сторона договора вправе отказаться от его исполнения, предупредив вторую сторону не позднее, чем за 6 месяцев.

Опционный или предлицензионный договор заключается между правообладателем и приобретателем ноу-хау для предотвращения утраты прав на секрет производства.

Заключение договора о передаче ноу-хау сопровождается большим риском для обеих сторон сделки. При согласовании договора правообладатель должен в той или иной мере раскрыть перед приобретателем часть сведений, составляющих секрет производства, хотя гарантии последующего заключения договора отсутствуют. Приобретатель же рискует в той части, что правообладатель может разгласить сведения, составляющие секрет производства, что приведет к утрате его прав на ноу-хау или сведения, составляющие ноу-хау могут стать известными третьим лицам.

Эксперты нашего Патентного Бюро рекомендуют для снижения риска утраты прав на секрет производства заключать предварительный договор или, как его еще называют, опционный договор на ноу-хау, который позволит правообладателю передать часть информации о секрете производства и сохранить конфиденциальность.

Чем мы можем быть Вам полезными

Патентные поверенные и юристы нашего Бюро проведут подробную консультацию по защите Вашего секрета производства, а также помогут подготовить договоры о передаче ноу-хау и сопроводят сделку.

12 сентября 2017 г.

Ноу-хау (от англ. know how — «знать, как») или секрет производства – это сведения любого характера (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности.

Словосочетание «ноу-хау» впервые введено в обиход английской судебной практикой и изначально представляло собой выражение «to know how to do it» – знать, как это сделать, впервые данный термин в знакомом нам виде «know how» был использован в американской судебной системе (дело «Дизенд против Д. Брауна» 1916 года).

14 июня 1962 года во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 607 «Об улучшении охраны государственных интересов в области изобретений и о дальнейшем улучшении организации изобретательства в СССР» было создано Всесоюзное объединение Лицензинторг, ориентированное на международный технологический обмен с зарубежными странами на коммерческой основе, которому государством было делегировано монопольное право продажи лицензий на технологии за границу.

Таким образом, с 1962 года термин ноу-хау стал использоваться и в СССР. Условия лицензионных соглашений по продаже прав на ноу-хау формировались с учетом международной практики и на основе законодательства стран лицензиатов. И это было оправдано, так как понятие ноу-хау в отечественном законодательстве отсутствовало.

Кроме того, во времена Советского Союза данный термин использовался в лицензионных договорах, составляемых в Совете экономической взаимопомощи (межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949—1991 годах. Создана по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве).

Однако внутри страны все было наоборот. В советский период правовая природа ноу-хау противоречила идеологии правящего коммунистического строя, поскольку отсутствовали, как таковые, коммерческие взаимоотношения и существовали правила, предписывающие распространять достижения в сфере производства между предприятиями, было принято делиться опытом, вплоть до того, что максимально широко распространялись достижения военной промышленности, которые могли быть использованы в гражданской продукции.

Так в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1970 года «О взаимном использовании научно-технических достижений министерствами ведомствами СССР и подведомственными им предприятиями и организациями» было указано: «Обязать промышленные и строительные министерства и ведомства СССР принять меры по коренному улучшению использования научно-технических достижений других отраслей народного хозяйства и передачи собственных достижений в эти отрасли, а также повысить ответственность подведомственных предприятий и организаций за своевременное и полное использование этих достижений».

В последствии термин ноу-хау использовался в Советском и Российском законодательствах в следующих интерпретациях:

«торговый секрет» — в Законе РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990; «коммерческая тайна» — в Законе Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991.

Фактически до распада СССР правовой охраны секретов производства не существовало. Впервые в отечественном законодательстве «секрет производства (ноу-хау)» закрепляется в статье 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1, которая устанавливала предоставление правовой защиты обладателю определенной информации от незаконного использования ее третьими лицами и возмещение ими убытков при ее незаконном использовании.

Предоставление «секрету производства» (ноу-хау) правовой охраны в качестве результата интеллектуальной деятельности введено в законодательство Российской Федерации с 1 января 2008 года с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) теме, связанной с правом на секрет производства (ноу-хау) посвящена глава 75.

В статье 1465 дано следующее определение термину ноу-хау – Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

При этом в соответствии со статьей 1466 ГК РФ Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Для секрета производства (ноу-хау) действующее законодательство не предусматривает выдачу документа, подтверждающего исключительное право обладателя секрета производства на его использование.

Вместе с тем права на секреты производства (ноу-хау) в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007» могут быть включены в состав нематериальных активов организации наравне с другими объектами интеллектуальных прав.

Срок действия исключительного права на секрет производства длится пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).

Как было указано выше, правообладатель секрета производства может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом. Правообладатель может заключить договор об отчуждении исключительного права, согласно которому он обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права на этот секрет производства, либо правообладатель может заключить лицензионный договор, в соответствии с которым обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (статьи 1468 и 1469 ГК РФ).

Следует отметить, что исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю.

В том случае если секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, получивший доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (статья 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

Правовая охрана в виде секрета-производства (ноу-хау) зачастую применяется для таких объектов, которые при наличии патентной охраны могут быть относительно легко воспроизведены по опубликованному патентному описанию.

Кроме того, беспатентная форма охраны по сравнению с патентной формой охраны дает ряд преимуществ:

— отсутствие требований об обязательной государственной регистрации и официальном признании охраноспособности объектов, составляющих содержание секрета производства (ноу-хау);

— неограниченность срока охраны (пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства (ноу-хау));

— бо́льшая свобода в выборе объекта охраны (виды объектов патентной охраны строго определены законодательством).

В то же время беспатентная форма охраны требует соблюдения конфиденциальности и проведения мероприятий по обеспечению режима коммерческой тайны в отношении объектов охраны.

Таким образом, исходя из приведенных законоположений, сведения, составляющие секрет производства, должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. Действительная ценность включает в себя затраты, понесенные правообладателем, на создание сведений, составляющих секреты производства, а также поддержание режима коммерческой тайны и рыночную стоимость таких сведений, а потенциальная ценность это вероятные убытки, которые может понести правообладатель в случае разглашения или неправомерного использования указанных сведений.

Следует учитывать, что исключительное право на секрет производства длится пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, в связи с чем к сведениям, составляющим секрет производства не должно быть свободного доступа. Обладатель секрета производства (ноу-хау) должен принять меры по охране конфиденциальности этих сведений путем введения режима коммерческой тайны.

Защита коммерческой тайны осуществляется организационно-юридическими методами, а именно:

– система защиты информации, установленная ее обладателем, должна обеспечивать эффективное ее функционирование и препятствовать несанкционированному распространению охраняемой информации;

– государство гарантирует недопущение недобросовестной конкуренции путем судебного преследования, незаконно присвоивших, использовавших или разгласивших информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, в том числе коммерческой тайной её владельца.

При этом виновные должны возвратить владельцу информации ее стоимость, определяемую на момент представления требования о возврате, а также возвратить или возместить все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь на основе этой информации с того времени, когда они узнали или должны были узнать о незаконности присвоения и использования информации.